内容摘要：如何界定涉外加工者的“贴牌”加工行为，尤其是涉外加工者的“贴牌”与国内商标持有人发生权利冲突时，如何认定商标侵权？这是一个争议较多的问题，包括经济发展与法律滞后之争、依法办事与教条主义之争、商品流转与利益损害之争等等。发生在沿海地区的两个基本相似的“贴牌”加工商标侵权纠纷，上海市第一中级人民法院以涉外产品未在中国市场实际销售，中国消费者不可能产生商品来源的误认为由，判决驳回原告诉讼请求；而宁波市中级人民法院在类似案件中以商标权地域性保护为原则，判决被告构成商标侵权。在同一个国家，同一个法律体系中，在处理基本相同的案件时，却做出两个完全相反定论的判决。这是令人惊奇的！换言之，对同一个“贴牌”加工者而言，在上海可以合法加工，而在浙江却是侵权行为。这种奇怪的现象在中国的其他地方也在发生。为此，作者在本文中着重概括和分析此类涉外定牌加工中商标侵权认定的一些争议热点，分析争议原因并提出此类案件侵权认定的处理意见。

关键词：定牌加工     商标侵权     争议分析

一、截然相反的两个商标侵权定论

    案例之一：定牌加工不构成商标侵权

原告：上海申达音响电子有限公司

被告：玖丽电子（上海）有限公司

一审法院：上海市第一中级人民法院

   原告诉称：原告经申请于1998年3月28日获中国商标局注册的“jolida”图文组合商标，授权商标核定使用商品第9类为“扩大器、收音机、影碟机”。原告将该商标向上海海关进行备案。2008年9月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标注有“jolida”图文组合商标，原告认为被告未经明确许可在相同商品上使用与原告注册商标相同的标识，构成商标侵权。

  被告辩称：原告和被告都是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“jolida”图文组合商标，原告持有“jolida”图文组合商标系恶意在中国抢注，被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。

法院经审理查明：被告生产加工并出口有关产品并海关查扣，双方商标标识及产品类别相同，各方均无异议。原告和被告都是美国朱利达公司投资设立，后原告股东变更为其他主体。在原告设立及在中国注册商标前，美国母公司而已在美国注册并使用“jolida”图文组合商标。依据被告的公司以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等特点考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标，且产品全部出口美国。

2009年4月24日，上海市第一中级人民法院作出判决，法院认为：被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口行为，被告在产品内包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司。因此在美国市场消费者能够根据商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。由于涉美产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能。因此被告行为不构成商标侵权，，判决驳回原告诉讼请求。该判决因原告未提出上诉而生效。

案例之二：涉外定牌加工构成商标侵权

原告：宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司

被告：慈溪市永胜轴承有限公司

一审法院：宁波市中级人民法院

原告诉称：原告系中国注册商标“rbi”的商标权人，该商标于1996年10月21日核准注册，核定使用商品第7类：机器传动用联轴带、传动带及其他机器吊卸体、轴承。2005年6月2日，被告永胜公司与美国rbi公司和美国公司的国内代理商无锡贸易有限公司签订定牌出口合同一份，约定由永胜公司定牌生产“rbi”品牌轴承并之直接出口美国，合同还约定了轴承型号、数量、单价及交货地点为上海某出口货物仓库，原告认为被告在相同的商品上使用与原告注册商标相同的标识构成商标侵权。

被告答辩认为：其在接受美国公司定单前已审核了美国公司在美国的商标权利情况，因定单项下的所有产品均出口到美国，从未在中国市场销售，故不会使相关消费者对瑞宝公司、永胜公司的产品造成混淆，即不构成对瑞宝公司商标权的侵害。

法院认为：商标地域性是商标权的基本特征之一，瑞宝公司的“rbi”商标于1996年10月21日起在我国境内受到法律保护。永胜公司作为境内企业，在接受美国公司定牌加工业务时，虽已审查了美国公司在美国的商标注册情况，但永胜公司的制造行为和交货地点均在我国境内，故仍应遵守我国商标法的相关规定，对瑞宝公司商标尽到合理的注意义务，现永胜公司未经瑞宝公司许可，在其加工的轴承产品和小包装上使用与瑞宝公司注册商标相同的“rbi”商标，构成对瑞宝公司注册商标专用权的侵害，判决被告停止侵权、赔偿经济损失10万元。

宣判后，永胜公司不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。浙江高院审理后认为：判断永胜公司的行为是否构成侵权，应当以我国商标法及最高人民法院相关司法解释的规定为依据，除非是属于正当使用，只要未经商标注册人许可，在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标，即属于侵犯注册商标专用权行为。浙江高院还认为：认定是否构成商标侵权并非以造成混淆或误认为构成要件，是否造成混淆或误认仅是判断商标是否近似的要件，而不是判断是否构成商标侵权的直接要件。2005年12月29日，浙江高院作出判决“驳回上诉，维持原判”。

上述两个基本相似的案件，两地法院却做出完全相反的判决结论，由此引发诸多争议，并引发对我国《商标法》部分条款是否修改之争。

二、涉外定牌加工商标侵权认定的争议

上述两个法院作判决生效后，引发法律界、经济学界、企业界众多争议。作者现将这些争议归纳如下：

1.经济发展与法律滞后之争

认为此类涉外定牌加工不构成商标侵权的理由是：随着我国改革开放和全球经济一体化进程的不断加快，oem经营模式作为国际经营协作的重要方式已成为我国经济增长的一大亮点，它在增加国家的贸易机会和外汇上，缓解国内就业压力方面发挥着重要的作用，武断地将涉外定牌加工环节中的商标标注行为作为商标侵权行为处理，不仅无助于对国内注册商标专用权的保护，还会断送涉外定牌加工业务的发展前途，会使外商将相关业务转移到其他国家或地区，无疑会对我国对外贸易的情况起到消极的阻碍作用。因此必须对滞后的《商标法》进行修改或由最后人民法院以司法解释的形式对《商标法》有关条文中模糊的法律概念作出明确的阐释。

然而反对者认为，我国《商标法》及有关规定对商标侵权的认定标准是明确的，对不符合我国法律规定的定牌加工予以干涉，是符合国际惯例的，尤其对提高中国企业的创新能力和自主品牌意识，具有长远的重要的意义。定牌加工作为生产贸易的一种方式，其本质上是一种落后的低端的产业，是一种简单的国际间的劳务输出，其不应成为我国国民经济发展的主导，况且从现有的定牌加工数量来看，涉及商标侵权的定牌加工企业仅占整体定牌加工业的很少一部分。因此，对不符合我国《商标法》规定的定牌加工行为予以制止，不但不会影响定牌加工业整体利益，而且会促进我国定牌加工企业更规范、更合法有序的发展。

2.依法办事与教条主义之争

有学者认为：那种不论定牌加工企业能否提供所标注商标的合法注册证明，一概认定商标侵权行为成立的“侵权说”，以及将在同一种商品上标准与国内注册商标相同的行为认定商标侵权的“使用情形区别说”，均犯了教条主义的错误，只是机械的套用条文。同时认为，最有效的解决途径乃是从法律解释学入手，根据商标法关于商标权保护的根本宗旨以及相关法律原则的本质要求，对商标侵权中的商标“使用”作出合理的阐释，从而将此类涉外定牌加工环节中的商标标注行为排除在商标侵权行为之外。

反对方认为：执法者的根本职能和任务是严格依法办事，法官无权创建法律，也不能随意解释法律。我国《立法法》明确规定，法律的解释权属于全国人大常委会，法律的实施具有统一性、普遍性意义。那种认为执法者可以主观创建法律或者解释法律的观点只能给中国的法制建设带来严重的混乱的后果。反对方还认为：我国《商标法》对商标使用的规定是明晰的，《商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。这个规定是十分明确的，不存在模糊性或不确定的情形，执法者应当毫不犹豫的适用法律、执行法律。

3、市场混淆与商品混淆之争

无混淆之虞即无商标侵权，认为涉外定牌加工行为不构成商标侵权的最重要理由即是定牌加工者直接出口的商品不会使国内消费者产生商品来源地混淆和误认。在2009年1月7日展开的“知识产权审判如何应对金融危机对实体的冲击暨服务外包法律论坛”中，北京市高级人民法院知识产权庭陈锦川庭长认为：商标侵权判断应该考虑商标的本质和功能。商标是区别商品来源地标志，依附于商品。商标只有使用在商品上并投入市场，才能发挥其功能，体现其价值。商标权的核心在于避免混淆。应该从这个意义上来理解商标法第五十二条第一款及商标法实施条例的相关规定。trips协议第十六条第一款也作出要求，商标侵权应该以造成混淆或有造成混淆的可能为条件。涉外定牌加工如果基于有权使用商标的人明确委托，加工商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆和误认，不应当认定构成侵权。

然而反对此观点者的理由似乎也非常充分。国家工商总局商标局吕志华副局长认为：定牌加工属于使用商标的环节，我国商标法既没有考虑使用人是否有主观故意，也未在后果上强调使用他人商标是否造成实际损害。工商部门在对定牌加工企业擅自使用商标的行为进行定性时，不考虑是否明知和是否造成损害，只要发现擅自使用，就可以认定商标侵权。浙江省高级人民法院在对宁波瑞宝公司诉慈溪永胜公司定牌加工商标侵权上诉的判决书中认为：根据我国现行法律法规认定是否构成商标侵权，并非以造成混淆或误认为构成要件，而是以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标；是否造成混淆或误认仅是判断是否构成商标近似的要件。慈溪永胜公司关于其接受美国公司的委托进行定牌生产并出口的行为并不会使相关公众对商品来源产生混淆和误认，不构成商标侵权的上诉理由，缺乏法律依据，法院不予支持。

2009年4月21日，最高人民法院发布《关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》，其第六项指出“未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的以外，认定侵权行为不需要考虑混淆因素”。这几乎使混淆之争告一段落，最高法院的这个文件又同时提出“正确根据商标权的专用权属性，合理界定权利范围，既考虑合理利用商标资源，又保护公平竞争，既以核定使用的商品和核准使用的商标为基础，加强商标专用权核心领域的保护，又以市场混淆为指针，合理划定商标权的排斥范围，确保经营者之间在商标的使用上保持清晰的边界，使自主品牌的创立和发展具有足够的法律空间”。最高法院的“这个市场混淆为指针”，显然不是对相同商品上使用相同商标有“市场混淆”，而是针对“核定使用的商标”的市场范围。

4、商品流转与利益损害之争

坚持此类定牌加工行为不构成商标侵权者的另一个重要观点是：在对侵权行为的认定上，必须考虑侵权行为是否已经或者可能给被侵权人造成损害，也就是说必须有损害事实的存在或者存在发生损害事实的可能性，此应为认定商标侵权案件性质的一个要件。在涉外定牌加工中，由于涉外商标只是在产品制造加工环节出现，并未进入国内的消费流通领域与国内消费者见面，产品也仅在国内装箱过境后即返回国外市场，这种在出口产品上标注商标的行为，实质上并未对国内商标权人商品的潜在市场或者其商标的价值产生现实的或者潜在的损失，未造成国内商标权人的不利益状态或可能产生的损失，将来也不会危及其权益的实现。因此，涉外定牌加工中的商标标注行为因欠缺商标侵权的构成要件，而不应认定商标侵权。

然而持不同观点者认为，此类定牌加工者恰恰存在损害商标专用权及商标注册人利益的可能。首先，现代国际贸易中，一般商品的交易流转市场是没有国界的，存在商品交易市场的相互覆盖与更叠情形。例如，商标注册人的商品与定牌加工者的相同商品经转运后可能同时出现在第三国的消费市场上，从而会损害商标注册人的利益。其二，“定牌加工”作为一种生产、经营活动，其本身也是一种市场，一种以生产加工而获利并形成的加工市场，如果商标注册人不能在此项商品市场享有商标专用权，这将损害商标注册人竞争优势，也会给众多侵权者营造一个良好的侵权借口。其三，商品的最终流向取决于消费者，而消费者流动性和不确定性恰恰形成商标注册人的潜在利益。否则那些被涉外企业有效抢注的中国名牌如“大宝”、“五粮液”、“六神”、“康佳”等商标，涉外企业可以依“定牌加工”为名，堂而皇之地在中国设立众多生产基地生产相同产品，然后经商标抢注国转运、销售世界各地或由中国消费者境外购买带回中国消费。这必然会严重损害国内商标注册人的利益，更是对商标注册人商品声誉的淡化和轻视。

三、涉外定牌加工商标侵权争议之分析——商标的地域性

商标权是一种经国家授权机关核准登记认可的商品标识的排他权。除驰名商标外，各国对一般商标的保护原则几乎是相同的，即商标专用权的法律效力仅限于一个国家的主权范围内，同一商品的商标在不同国家享有商标权利，各国商标权彼此相互独立，且本国商标优于他国商标。商标的地域性保护制度其实是基于国家主权和司法独立的基本原则。一国的商标注册机关核准注册的商标，该商标权仅在该国境内受到保护，在其他国家则不能受到保护。如果一个国家的商标权人要使其商标权在其他国家获得保护，就必须按照该国法律或相关国际公约的规定在该国申请注册。

我国《商标法》第三条规定：“商标注册人享有商标专用权，受法律保护”，即受我国法律保护的商标专用权，仅限于商标注册人及其利害关系人，未在我国注册的商标使用人并不享有法定的权利，即便该申请人在外国取得了商标权，但在中国却不具有法律意义上的权利，其在中国不是权利人，因此也不具有许可他人使用权或排他权。

作者认为，本文上述的二个涉外定牌加工商标纠纷案件中，涉及外国商标在中国生产、使用、销售问题，即涉及商标的跨地域使用问题，如果此类“定牌加工”不存在与国内商标冲突，那么按一段的贸易许可原则，外国商标权人可以许可中国厂家进行定牌生产，但当外国商标在中国的生产、使用、销售行为进入中国商标权利人的商标专用权保护范围时，其性质便发生了变化。

其一，当涉外定牌加工的商标与国内注册商标发生冲突时，涉外商标因在该国无法定权利即降格为一般标识，在认定商标侵权时，二者的法律保护地位是不对等的，前者仅为一般性的标识，而后者是国家法律认可的商标权。

其二，是否能作为商标使用的标志范围，由一国根据本国的利益确定，我国《商标法》第十条规定：同中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或近似的，带有民族歧视性的，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的不得作为商标使用。涉外定牌加工所使用的标志，无论其在国外是否注册，均应遵守中国《商标法》的规定，否则不得使用。另外商标印制也受国家规定的限制，国家工商总局《商标印制管理办法》第二条规定，印刷、印制、制版、刻字、识字、晒蚀、印铁、铸模、冲压、契印、贻花等方式制作商标标识的，应当遵守本办法。第四条：“商标印制委托印制注册商标的应当出示《商标注册证》或者由注册人所在地县级工商局受案的《商标注册证》复印件”。这些规定，体现了一个国家对商标管理的地域性原则。

其三，涉外定牌加工行为，是否属于商标法意义上的使用商标行为，其判断标准也应当由国内法律明文规定。我国《商标法实施条例》第三条规定：“商标法和本条例所称商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或容器以及商品交易文书上或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。

毫无疑问，本文上述所述两个案例，被告均在其相同商品上使用相同商标，均对使用商标的商品进行销售行为，其行为违反我国《商标法》第五十二条的规定: “有下列行为之一的，（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的”。因此，毫无疑问均属侵犯我国注册商标专用权。

商标专用权实质上是商品争议的排他使用权，除非法定的正当使用，任何其他方式的使用都会造成注册人在注册国之间的不利益或竞争优势的损害。作者认为：商标的地域性保护原则恰恰反映了商标的法律特征，是解决定牌加工商标争议的最重要原则，也是执法者必须首先遵循的基本原则。

四、定牌加工中商标争议之分析——利益主体

早在2004年初，广东深圳市中级人民法院就曾经审理过一起与本文两个案例相类似的案件，法院认为：耐克公司系在中国注册的nike商标的专用权人，西班牙公司提供原材料、商标品牌等委托浙江进出口公司和嘉兴服装厂生产nike滑雪衣，是属于在同一种或类似商品中使用与注册商标专用权相同商标的行为，西班牙公司虽然在西班牙享有nike注册商标权，但是基于商标的地域性，美国耐克公司在中国注册的nike商标受中国法律保护。据此，判决二被告立即停止侵权、赔偿损失。此案曾引发有关方面的强烈反响，有媒体认为：“这起判例给那些在中国大量存在以接受外贸订单从事定牌加工业务的企业展现了十分阴暗的前景，是损己利人的判决”。更有作者认为：广东法院的判决实在过于机械，既未遵循相关国际公约及国际惯例，更未维护国家利益和经济安全。

作者认为这里存在一个严重的误区，似乎中国的法律应当只能保护中国企业的利益，当中国的定牌加工生产厂家及贸易商与外国籍的商标注册人发生利益冲突时，国内法院应当帮中国企业，而不是帮“美国耐克公司阻击中国”。

作者认为：在理解商标作为知识产权具有地域性特征后，就不难理解商标法的立法宗旨和所保护的利益主体。我国“商标法”的立法宗旨是为了加强商标管理，保护商标专用权，促使生产、经营者保证商品和服务质量，维护商标信誉，以保障消费者和生产、经营者的利益，促进社会主义市场经济的发展。同时第十七条又规定：外国人或者外国企业在中国申请商标注册的，应当按其所属国和中华人民共和国签订的协议或者共同参加的国际条约办理，或者按对等原则办理。

从以上法律不难看出，我国《商标法》中所包含的利益主体有以下几个方面：

1、国家利益。保护商标专利权，不仅是保护商标注册人的利益，同时也是为了促进社会主义市场经济的发展，为了维护国家信誉和国家法律的尊严。最高人民法院在《关于当前经济形式下知识产权审判服务大局具体问题的意见》指出：“知名品牌凝聚了企业的竞争优势，是企业参与国内国际市场竞争的利器，代表着核心的经济竞争力，是企业和国家的战略性资产”。从知识产权保护的地域性角度而言，在中国注册的商标，实际上已成为受中国法律管理的中国资产。

2、商标注册人及利害关系人利益。知识产权的法律保护具有地域性，然而知识产权权利人的范围却不应受国籍所限制。《保护工业产权巴黎公约》第二条规定“本联盟任何国家的国民，在保护工业产权方面，在本联盟所有其他国家内应享有各该国法律现在授予或今后可能授予各该国国民的各种利益，本公约所特别规定的权利不得遭受任何侵害。从而他们只要遵守各该国国民应遵守的条件和手续，即应享有与各该国国民同样的保护，并在他们的权利遭到任何侵害时，该国同样依法律纠正，然而不要求本联盟成员国国民在请求保护其产权的国家中设有住所或营业场所才享有工业产权权利”。因此，无论是中国企业或外国企业其只要遵守中国《商标法》，履行规定的条件和手续，便成为中国商标权人，受中国法律保护。而保护中国注册商标专利权人的利益，实质上是维护中国法律的尊严。

3、消费者和生产经营者的利益。这里的消费者和生产经营者应当是与标注有商标的商品相关联的群体，这些群体在理论上应当是关注商品和服务质量、关注商标信誉的主体。如本文前述的宁波瑞宝公司与慈溪永胜公司案例中，两家企业商标完全相同都是“rbi”，商品完全相同都是“轴承”，而轴承属于机械行业的中间商品，其最终的流向可能是全世界，也可能以安装在其他产品的形式（如安装在机械上）再次进入中国，当中国的消费者需要更换轴承这一易损零件时，其利益或风险便会发生（进口机器的中国消费者如购买中国商标注册人生产的轴承，可能产生质量和技术要求的担心，但如果购买美国的轴承却存在商品侵权的法律风险）。中国的注册商标的商品生产经营者也会因为潜在市场的损失而遭受利益损害。

笔者认为：目前存在的涉外定牌加工商标侵权认定中的诸多争议，其根本原因是没有认识商标这一知识产权具有法律保护的地域性及利益主体的多重性特点。正如《巴黎公约》所述，当注册商标遭到任何侵害时，该国的执法者应当毫不犹豫的保护商标专用权，并在法律适用上一律按国民待遇平等的对待。笔者认为：如果在中国境内未经权利人许可而生产使用出口与注册商标相同的商品，仅仅认为该商标的商品最终消费可能不在中国而被认定不侵权，那么中国市场将出现众多公然生产假冒品牌商品的定牌加工生产商。中国的商标保护制度将荡然无存，中国的自主创新和自主品牌战略将遭到重大挑战！